Abmahnung Markenrecht

Warnung im Markenrecht: Ist ein Patentvertreter erwünscht?

Markenverletzungen treten regelmässig im Intranet auf. Warnungen im Markenrecht sind sehr kostspielig - nicht zuletzt wegen der Teilnahme von Patentvertretern. Doch wann sollte ein Patentvertreter hinzugezogen werden? Der BGH hat sich nun mit dieser Fragestellung befasst. Ein Online-Händler bietet 24 Ohrringe einer einzigen Handelsmarke auf der eBay-Auktionsplattform an.

Der Wortmarkeninhaber warnte die Online-Händlerin wegen Verstoßes gegen ihre Schutzrechte und forderte die Vorlage einer strafrechtlich verfolgten Abmahnung. Der Warnhinweis wurde von einem Rechtsanwalt und einem Patentvertreter unterfertigt. Der Markeninhaber hat den Online-Händler für die angefallenen Anwaltsgebühren in Hoehe von 4.161,00 EUR in Anspruch genommen. 2. Mit Beschluss vom 24.02.2011 (Az.: I ZR 181/09) hat der BGH zugunsten des Online-Händlers entschieden.

Als Begründung für die Wahl der Jury wurde angeführt, dass die Einschaltung des Patentanwaltes aus der Sicht des Managements ohne Mandat oder als Schadenersatzanspruch zu erachten ist. Nach § 140 Abs. 3 MarkenG sind die durch die Einschaltung eines Patentanwaltes entstehenden Aufwendungen nur zu ersetzen, wenn sich die Parteien bereits in einem Gerichtsverfahren befanden.

Dies gilt nicht für Aufwendungen außerhalb eines Rechtsstreites, wie z.B. eine Abmahnung. Eine Erstattung der entstandenen Aufwendungen wäre nur möglich, wenn sie notwendig gewesen wären. Nach Ansicht der Jury ist diese Anforderung gegeben, wenn der Patentvertreter typische Tätigkeiten, wie z.B. die Suche nach dem Stand der Registrierung, ausübt. Die Hinzuziehung eines Patentanwaltes war im konkreten Einzelfall nicht vonnöten.

Der Einsatz des Rechtsanwaltes wäre völlig ausreichen, so dass der Inhaber der Wortmarke nur Anspruch auf Rückerstattung der Anwaltsgebühren hat, nicht aber auf die Kosten des Patentanwaltes. Bevor man sich an einen Patentanwalt wendet, stellt sich zunächst die erste Frage, ob dies überhaupt notwendig ist. Zur Warnung, ohne umfangreiche Forschungsarbeit, ist diese nicht zu Rate zu ziehen. Bei Verfahren, wie z.B. einer einfachen Verwarnung oder einer Beschwerde, ist dies nicht erforderlich.

Nur bei Fragestellungen, die zu den eigentlich üblichen Tätigkeitsfeldern zählen, ist die Attraktion notwendig.