Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung

Warnung vor Markenverletzungen

Gelegentlich kommt sie aber auch per Telefax oder gar per E-Mail und mündet meist in eine schlaflose Nacht: die Warnung. Im folgenden Artikel geht es um das Problem einer Verwarnung wegen einer Markenverletzung. Unter anderem werden die Frage, was eine Markenwarnung ist, wann eine solche gerechtfertigt ist, wann eine Markenrechtsverletzung besteht, was eine Abmahnung ist und was geschieht, wenn sie nicht vorgebracht wird.

Es wird auch diskutiert, welche weiteren Forderungen der Schutzrechtsinhaber gegen Sie erheben kann und wie Sie auf eine Abmahnung eingehen sollten. Markenzeichenrecht dient dem Schutz von Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen im Geschäftsverkehr und ist Bestandteil des Markenrechts. Dieser Rechtsbereich ist ein Subbereich des gewerblicher Rechtschutzes.

Handelsmarken sind Warenzeichen, die der Identifizierung der kommerziellen Entstehung von Waren und Leistungen dienten. Sie sollen Waren und Leistungen nach ihrer geschäftlichen Entstehung unterscheiden und identifizieren. Neben dem Markenrecht gibt es auch das sogenannte Namens- recht nach 12 BGB, das wiederum den Schutz des Namens von natürlichen und den der natürlichen Person als Markenrecht vorsieht.

Sie sind entweder durch 12 BGB oder durch das Markenschutzgesetz geschützt. Mit dem Markenschutzgesetz werden Warenzeichen, Handelsnamen und geografische Angaben geschützt (vgl. § 1 MarkenG). Ein Warenzeichen im Sinne des Markenschutzgesetzes ist ein Kennzeichen, das in der Lage ist, die Waren oder Leistungen eines Unternehmers von denen anderer Firmen zu differenzieren ( 3 Abs. 1 MarkenG), sofern für dieses Kennzeichen ein markenrechtlicher Schutzbereich geschaffen wurde (§ 4 MarkenG).

Das Markenschutzgesetz schützt nicht nur das als Schutzmarke registrierte Kennzeichen, die sogenannte Eintragungsmarke ( 4 Nr. 1), sondern auch Kennzeichen, die in der Öffentlichkeit als Schutzmarke anerkannt sind (sog. Gebrauchsmarken im Sinne des 4 Nr. 2 MarkenG) und sog. berühmt-berüchtigte Kennzeichen im Sinne des § 4 Nr. 3 MarkenG (Weiler in Kur/v).

Bomhard/Albrecht, Markengesetz, 1. Ausgabe, 2017, Abschnitt VII. Wort-, Bild-, Buchstaben-, Ziffern angaben, Farb- und Akustiksignale können als Warenzeichen eintragen werden. Ein Warenzeichen kann entweder als reines Wortzeichen, als Wortzeichen oder als Wortzeichen registriert werden. Bildmarken sind Marken oder Begriffe, die in das DPMA-Register in der vom DPMA benutzten Veröffentlichung eintragen werden.

Wort-Bildmarken sind Schilder, die Worte mit grafischer oder farblicher Gestaltung wiedergeben. Nach § 5 (1) MarkenG sind Handelsnamen Firmennamen und Werkbezeichnungen. Unternehmenszeichen sind nach 5 (2) MarkenG als Kennzeichen zu verstehen, die im Geschäftsverkehr als Namen, Firmenname oder Sonderbezeichnung eines Geschäftsbetriebes oder einer Gesellschaft verwendet werden.

Geographische Bezeichnungen im Sinn des Markengesetzes sind die Bezeichnungen von Ortschaften, Regionen, Territorien oder Staaten sowie andere Bezeichnungen oder Kennzeichen, die im Handel zur Identifizierung der geografischen Herkunftsangabe von Waren oder Leistungen verwendet werden (vgl. § 126 Abs. 1 MarkenG). Die Registrierung des Kennzeichens im Patentregister schafft ein formales Warenzeichenrecht.

Ein eingetragenes Warenzeichen muss nicht einmal zuvor gebraucht worden sein, aber die vorhergehende Verwendung des Kennzeichens ist für die Registrierung unbedenklich (Weiler in Kur/v. Bomhard/Albrecht, a.a.O., § 4, Rn. 7). Bei einer Gebrauchsmarke im Sinne des 4 Nr. 2 Markengesetzes ist ausschlaggebend, ob das Kennzeichen im kaufmännischen Verkehr gebraucht wurde und sich als solche bei den maßgeblichen Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

Daher sind sowohl die Verwendung als auch die Gültigkeit der Schutzmarke für die Schaffung eines Markenschutzes notwendig. Das so genannte Bekanntheitszeichen ergibt sich aus der Tatsache, dass das Kennzeichen im Sinne des Artikels 6 bis der PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft) bekannt geworden ist. Entscheidend ist dabei, ob im Eintragungs- oder Gebrauchsland festgestellt wird, dass eine Handelsmarke einer anderen Person als dem Anmelder oder Benutzer des Zeichens angehört und diese einen erhöhten Bekanntheitsgrad hat (Weiler in Kur/v.

14 Abs. 2 MarkenG gibt an, wann eine Markenrechtsverletzung vorlag. - ein mit der angemeldeten Ware oder Dienstleistung übereinstimmendes Kennzeichen verwendet (Nr. 1), - ein mit der angemeldeten Ware oder Dienstleistung übereinstimmendes Kennzeichen oder ein gleichartiges Kennzeichen verwendet, wenn die angemeldeten Ware oder Dienstleistung eine im Land anerkannte Ware ist und die Verwendung des Kennzeichens die unterscheidungskräftige Eigenschaft oder den Ruf der angemeldeten Ware ohne triftigen Anlass missbräuchlich missbraucht oder mindert.

Infolgedessen muss eine der oben erwähnten Markenverletzungen vorhanden sein. Zudem ist es notwendig, dass der Dritte gegenüber dem Markeneigentümer keine eigenen Rechte für die Benutzung der Marke und keine Prioritätsrechte in Hinblick auf das angeblich verletze Warenzeichenrecht hat. Von § 6 MarkenG leitet sich das so genannte Prioritätsprinzip ab, nach dem es bei einem Zusammenfallen von Markenrechten unterschiedlicher Eigentümer darauf ankommt, ob ein Recht vor dem anderen vorzuziehen ist.

Darüber hinaus kann ein Inhaber einer Schutzmarke nur dann gegen einen Dritten vorgehen, wenn seine Verwendung als Schutzmarke auch Auswirkungen auf den geographischen Schutzumfang der Schutzmarke des Inhabers hat. Daraus resultiert das sogenannte Gebietsprinzip, das den Schutz einer einheimischen Handelsmarke auf das entsprechende Land begrenzt (Mielke in Kur/v. Für das Bestehen einer Schutzrechtsverletzung im Sinne des Markenrechts ist es auch notwendig, dass die Schutzmarke im Geschäftsverkehr verwendet wird.

Im Geschäftsverkehr wird ein Kennzeichen verwendet, wenn die Verwendung im Rahmen einer gewerblichen Betätigung mit dem Ziel eines Wirtschaftsvorteils und nicht nur im Privatbereich stattfindet, d.h. wenn die entgeltliche Verwendung einem eigenen oder einem gewerblichen Zweck diente ("Mielke in Kur/v. Bomhard/Albrecht, a.a.O., § 14, Rn. 55, m.w.N.).

Das Konzept des "Geschäftsverkehrs" ist weit zu deuten. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass Gewerbetreibende im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit tätig sind, vor allem bei Aktivitäten, die sich nicht von ihrer gewerblichen Berufstätigkeit abheben. Andererseits sind reine Privatakte nicht dem Geschäft zuzuordnen. Maßgebend für die Trennung vom Privatgeschäft ist die erkennbare äußere Richtung der Partei (Hacker, in Ströbele/Hacker, Markengesetz, Ausgabe 2012, § 14, Rn. 39 ff.).

Werden Sie als natürliche Person daher einer Markenverletzung beschuldigt, muss geprüft werden, ob diese nicht an der Forderung der Verwendung der Marke im geschäftlichen Verkehr scheitert. Dabei ist jedoch zu beachten, dass dem Inhaber der Schutzmarke noch weitere gesetzliche Rechte gegen Sie verbleiben können. Eine Abmahnung kann beispielsweise auch auf Forderungen nach dem Urheberrecht (UrhG) beruhen oder durch eine Verletzung des Namensrechts nach § 12 BGB gerechtfertigt sein.

Bei einer markenrelevanten Nutzung einer Handelsmarke ist es zudem ausschlaggebend, dass der betreffende Name zur Abgrenzung von Waren oder Leistungen nach ihrer gewerblichen Entstehung verwendet wird. Es ist zu beachten, dass die Nutzung von Handelsmarken nur dann eine Nutzung für Waren oder Dienste ist, wenn sie den Anschein erweckt, dass zwischen den Waren des Dritten und dem Ursprungsunternehmen dieser Waren eine besondere Beziehung bestehen würde.

Im Übrigen sind Forderungen des Inhabers der Schutzmarke nach 14 nicht erfüllt, wenn die Nutzung ausschließlich beschreibender Natur ist und in der Regel auch dann nicht, wenn die Schutzmarke nur für den redaktionellen Gebrauch verwendet wird (Mielke, Bomhard/Albrecht, a.a.O., § 14, Rn. 84ff.). Als sogenanntes Abmahnschreiben wird ein Brief verstanden, in dem der (vermeintliche) Rechtsverletzer aussergerichtlich darüber informiert wird, dass sein Handeln nach Auffassung des Schutzrechtsinhabers eine Markenverletzung ist.

Eine Verwarnung ist die Bitte des Markeninhabers, von der Verletzung abzusehen. In der Verwarnung wird der Inhaber der Marke regelmässig eine sehr knappe Zeitspanne festlegen, innerhalb derer der Rechtsverletzer eine Abmahnung mit Strafklausel abgeben muss, um die Gefahr der Wiederholung auszuschließen. Der Rechtsverletzer wird in dem Brief auch über die Tatsachen informiert, die der Verwarnung zugrunde liegen.

Es wird ihm auch klar gemacht, welches markenrechtliche Fehlverhalten er in Zukunft zu vermeiden hat. In den meisten FÃ?llen enthÃ?lt das Anschreiben auch eine RechtsbegrÃ?ndung, in der der Schutzrechtsinhaber den Schutzrechtsverletzer Ã?ber die MarkenansprÃ?che informiert, aus denen er gegen den Schutzrechtsverletzer vorgehen will. Darüber hinaus wird dem Rechtsverletzer in der Regel eine Abmahnung droht, wenn der Rechtsverletzer die Fristen für die Einreichung einer Abmahnung mit Sanktionsklausel ergebnislos abläuft.

Der Inhaber der Marke kann gegen den Rechtsverletzer entweder durch einen Antrag auf einstweilige Anordnung oder durch eine Schadensersatzklage klagen. Die Abmahnung beinhaltet oft auch einen Antrag auf Rückerstattung der für die Abmahnung anfallenden Anwaltskosten. So können zum Beispiel folgende Fälle eine Verletzung des Markenrechts darstellen: - Nutzung von Fremdmarken in eigenen Abbildungen, Handelspapieren oder Werbebeiträgen für eigene Erzeugnisse oder Dienste, wenn die Zielgruppen ohne journalistische Aufbereitung und ohne Genehmigung des Eigentümers (dies ist auch bei Nutzung von Hashwerten möglich) davon ausgehen können, dass die Waren und Dienste mit denen des Eigentümers in Beziehung gesetzt werden,

bei Verwendung geschützter Bezeichnungen wie "EURO 2016" oder "Schwarzer Freitag" (inzwischen sind beim DPMA Löschanträge eingereicht worden), - Ein- und Ausfuhren, Vermarktung, Angebot und Verkauf von Nachahmungen oder deren Besitztum für die genannten Zwecke, - Angebot oder Erbringung von Leistungen unter einer Drittmarke. Dabei ist zu beachten, dass nach § 14 Abs. 4 MarkenG auch die dort genannten vorbereitenden Handlungen der Markenverletzung verboten sind.

Selbst wenn Sie eine eigene Markenanmeldung eingereicht haben und noch keine umfangreiche Recherche durchgeführt wurde, kann eine andere physische oder rechtliche Instanz wegen einer Markenverletzung gegen Sie vorgehen. Ist Ihre eigene Handelsmarke einer anderen so ähnlich, dass eine Gefahr der Verwechslung nach dem Markenrecht vorliegt, kann der Markeninhaber Ansprüche gegen Sie geltend machen.

Der Schutzrechtsinhaber erhält nach 14 Abs. 5 MarkenG einen einstweiligen Rechtsschutz gegen denjenigen, der seine Schutzmarke verletzen will. Ferner ist derjenige, der die Markenrechtsverletzung schuldhaft begangen hat, dem Markeninhaber zum Schadenersatz für den durch die Rechtsverletzung verursachten Schaden (' 14 Abs. 6 MarkenG) verpflichtet. 2.

In diesem Zusammenhang muss sich der Rechtsverletzer auch einer Handlung seiner Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen in einem Geschäftsbetrieb nach 14 Abs. 7 MarkenG zuschreiben. Nach § 14 Abs. 6 Satz 2 MarkenG ist der Nutzen, den der Rechtsverletzer aus der Rechtsverletzung gezogen hat, auch bei der Beurteilung des Schadens zu berücksicht.

Darüber hinaus ist es dem Inhaber der Marke möglich, seinen Schadenersatzanspruch auf der Basis des Betrags zu errechnen, den der Rechtsverletzer als angemessenen Schadenersatz hätte zahlen müssen, wenn er vom Inhaber der Marke die Genehmigung zur Benutzung der Marke erhalten hätte (§ 14 Abs. 6 Satz 3 MarkenG). Sie sehen, dass es nicht immer leicht ist zu beurteilen, ob eine Markenverletzung vorliegt.

Gelegentlich gibt es in unserer Sozietät auch Fälle, in denen unseren Klienten eine angebliche Rechtsverletzung zur Last gelegt wird, sich aber später herausstellen sollte, dass die Abmahnung nicht gerechtfertigt war, z.B. weil die Rechtsverletzung im Geschäftsverkehr überhaupt nicht erfolgte oder der Klient eine vergleichbare, aber alte Schutzmarke hat.

Haben Sie eine Abmahnung wegen einer Markenverletzung, aber auch wegen einer Verletzung des Urheberrechts oder einer missbräuchlichen unfairen Tat im Sinne des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb bekommen, sollten Sie daher immer überprüfen oder von Ihrem Anwalt überprüfen lassen, ob die an Sie gerichteten Rechtsvorwürfe richtig sind, ob die Abmahnung zu einer Abmahnung befugt ist und ob Sie für die Markenverletzung einstehen.

Wenn Sie eine außergerichtliche Abmahnung vornehmen und diese von der Gegenpartei akzeptiert wird, wird eine sogenannte Unterlassungsvereinbarung geschlossen, die im Prinzip nicht mehr unilateral geregelt werden kann. Im Rahmen eines solchen Vertrages kann der Inhaber der Marke im Fall einer weiteren Rechtsverletzung gegen Sie klagen und die vereinbarte Vertragsstrafe von Ihnen verlangen.

Weitere Forderungen wird der Inhaber der Marke regelmässig gegen Sie vorbringen. Damit hat er beispielsweise auch Anspruch auf Auskunft und Herausgabe. Der von Ihnen beauftragter Anwalt sollte auch überprüfen, ob die mit der Abmahnung behauptete Honorarhöhe gerechtfertigt ist und ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Abmahnung missbraucht worden sein könnte.

Das kann z.B. der Fall sein, wenn die Markenanmeldung ausschließlich zu dem Zwecke eingereicht wurde, andere zu warnen. Auf eine Markenwarnung richtig zu reagieren, ist immer eine Einzelfallfrage. Stellt sich heraus, dass die Abmahnung prinzipiell gerechtfertigt ist, sollte der von Ihnen bestellte Anwalt für Sie eine geänderte Abmahnung in einer möglichst engen Sprache erstellen, die dann dem Inhaber der Schutzmarke aushändigt wird.

Dann muss zusammen diskutiert werden, ob die Summe der Warnkosten vertretbar ist. Die Kostenrisiken in Bezug auf die Rückerstattung der Anwaltskosten sind deutlich niedriger als die Kostenrisiken in Bezug auf die zunächst erhobenen Rechtsmittel. Wenn Ihr Anwalt zu dem Schluss kommt, dass die Abmahnung nicht berechtigt ist, sollten Sie sich von ihm Rat holen, wie er darauf reagieren soll.

Es ist möglich, dass eine gerichtliche Verteidigung gegen den Verdacht der Markenverletzung nur im Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung getroffen werden kann. Zusätzlich könnte aber auch eine negative Feststellung gegen den angeblichen Inhaber der Handelsmarke erwogen werden. Eine Löschungsanmeldung der angemeldeten Marken aus dem DPMA kann ebenfalls berücksichtigt werden.

Wenn Sie als Inhaber einer Handelsmarke mit einer Markenverletzung zu tun haben, sollten Sie sich auch rechtlich beraten lassen. Sollten Sie nicht gegen eine Markenverletzung vorgegangen sein, droht die Verwässerung Ihrer Marken. Manche Markenartikler schrecken vor Konfrontationen zurück, weil sie befürchten, dass eine Warnung einen "negativen Geschmack" oder eine "negative Werbung" haben könnte.

Es ist aber auch möglich, den Rechtsverletzer vor einer Abmahnung mit einem sogenannten Autorisierungsantrag auf die Markenverletzung zuweisen. Reagiert der Rechtsverletzer nicht auf die Autorisierungsanfrage, kann er dennoch eine Verwarnung wegen Markenverletzung aussprechen. Auskunfts-, Herausgabe- und Schadenersatzansprüche können damit ebenso durchgesetzt werden.

Sie können vom Markenverletzer generell Erstattung der Ihnen durch eine berechtigte Abmahnung entstehenden Abmahnungskosten einfordern. Im Regelfall ist es ratsam, rechtliche Schritte bei Markenverletzungen zu unterlassen. Dies wird durch das Markenrecht gemäß 3 ZPO geregelt. Sie wird vom Richter festgelegt und richtet sich nach dem Anteil des Schutzrechtsinhabers an der Geltendmachung der in der Abmahnung erhobenen Forderungen sowie nach Ausmaß, Laufzeit und Stärke der Schutzrechtsverletzung.

Bei der markenrechtlichen Betrachtung ist aber auch zu beachten, dass sich der Gesamtwert der Streitigkeiten aus den verschiedenen Forderungen errechnet. Sie bemisst sich demnach nach dem strittigen Betrag des Rechts auf Unterlassung (§ 14 Abs. 5 MarkenG), dem Auskunftsanspruch aus § 19 MarkenG sowie dem Schadensersatzanspruch aus § 14 Abs. 6 MarkenG und dem Auskunftsanspruch aus § 242 BGB.

Mit Entscheidung vom 16. März 2006 hat der BGH einen einheitlichen Streitwert von EUR 5.000,- für Markenverletzungen anerkannt (BGH, Entscheidung vom 16. März 2006, Aktenzeichen I ZB 48/05). Viele Landgerichte akzeptieren (noch) größere Beträge in Markenstreitigkeiten - teilweise auch in der Größenordnung von 250.000,00 ?.

Auch bei einem "niedrigen" Streitwert von ? 500.000 kann ein Anwalt für sein markenrechtliches Verfahren nach 2300 VVV RVG eine Gebühr von etwas mehr als ? 1.500,00 zzgl. MwSt. und eine Spesenpauschale erheben. Da bei Markenstreitigkeiten häufig erhebliche Honorare und Abgaben anfallen, ist es ratsam, eine Gebührenvereinbarung mit Ihrem Anwalt für seine außergerichtlichen Tätigkeiten abzuschließen.

In diesem Fall ist auch eine Pauschalvereinbarung erdenklich. Die meisten Markenstreitigkeiten können aufgrund von Markenverletzungen beigelegt werden. Mithilfe sogenannter Prozesskosten-Rechner, die im Netz zu sehen sind, können Sie sich einen ersten Eindruck davon machen, welche Prozesskosten und Honorare im Fall einer Markenverletzung entstehen können.

Wenn Sie eine Verwarnung wegen einer Markenverletzung bekommen haben oder als Inhaber einer Handelsmarke von einer Markenverletzung berührt sind und sich gegen den Rechtsverletzer verteidigen wollen, können Sie sich gerne an uns wenden, um eine erste Beratung oder Beurteilung zu erwirken.